Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю

6.3. Опціонні договори в ліцензійній торгівлі

Такою пільгою є, наприклад, надання опціону на користь ліцензіара щодо кількості товару, який належить постачати ліцензіату.

Опціонні угоди з'явилися в практиці наприкінці 60-х років минулого століття, а на початку 70-х років вони мали вже неабияке поширення. Тому вивчення специфіки та умов цих угод може мати, на наш погляд, безсумнівний практичний інтерес для широкого кола фахівців, які займаються патентно-ліцензійною роботою.

Опціонна угода, яка оформляється, як правило, у вигляді окремого договору, є попередньою домовленістю, що укладається двома сторонами, зацікавленими в реалізації ліцензій на винахід або інше науково-технічне досягнення. Відповідно до такої угоди, потенційному покупцю ліцензії надається опціон, тобто право протягом визначеного терміну вирішити питання з доцільності придбання ліцензії на той об'єкт, який зацікавив, або відмовитися від укладення ліцензійного договору.

Таким чином, якщо в торгівлі товарами опціон дає одній зі сторін певну свободу у виконанні вже прийнятих за торговим контрактом зобов'язань щодо вибору форм, термінів, кількості товарів, що поставляються, то в ліцензійних операціях таке право вибору спрямовано на виникнення в майбутньому зобов'язань, що випливають з ліцензійного договору, залежно від бажання ліцензіата. Водночас, з підписанням опціонного договору потенційний покупець ліцензії, з одного боку, дістає можливість зважити всі "за" і "проти" придбання ліцензії, а з

іншого — бере на себе зобов'язання впродовж терміну дії оп-ціонного договору вибрати одне з альтернативних рішень.

У якій ситуації виникає необхідність удатися до опціонного договору перед укладанням ліцензійного договору?

Зазвичай, така необхідність виникає у тому разі, якщо лі-цензіат не готовий прийняти остаточне рішення про використання винаходу або іншого науково-технічного досягнення на ліцензійних умовах, оскільки для нього поки що неясні якісь виробничі, комерційні або правові моменти купівлі ліцензії. При цьому, укладаючи опціонну угоду, ліцензіат менше ризикує і хоче виграти час для всебічного вивчення об'єкта ліцензії і водночас "прив'язати" до себе майбутнього ліцензіара.

Значну частину опціонних угод укладають на винаходи та інші науково-технічні досягнення, на підставі яких організація виробництва потребує значних капіталовкладень. Об'єктами таких договорів є, як правило, складні технологічні процеси для масового виробництва нових матеріалів і речовин, а також обладнання.

У ряді галузей промислового виробництва, наприклад, у хімічній, медичній і фармацевтичній, найчастіше взагалі неможливо продати ліцензію без попереднього опціонного договору. Тому винаходи в галузі медицини (препарати, вакцини, сироватки) дуже часто стають об'єктами опціонних угод. Поряд з цим поширено укладання опціонних угод на різні пристрої, складну апаратуру і технологію. Доцільність підписання опціонного договору визначається чинниками різноманітного характеру.

З одного боку, потенційний покупець ліцензії, маючи у своєму розпорядженні визначений час, наданий опціонною угодою, може більш детально ознайомитися з техніко-еконо-мічними перевагами об'єкта ліцензії і можливістю його виготовлення за наявних у нього виробничих умов. З іншого боку, ліцензіат може визначити перспективи комерційної реалізації продукції за ліцензією. Особливого значення набуває і необхідність попередньої клінічної апробації нових медичних препаратів для надання її результатів місцевим органам охорони здоров'я та одержання дозволу на їхнє виробництво і продаж.

Що стосується вимог, які висуваються до самих об'єктів опціонних договорів, то оскільки ними є об'єкти майбутніх ліцензій, ці вимоги ідентичні висунутим до об'єктів ліцензій.

Опціонні договори, зазвичай, є самостійними. Проте це не виключає можливості надання опціону на користь ліцензіата вже в самому ліцензійному договорі.

Опціонна угода оформляється, як правило, у вигляді самостійного документа. Якщо ліцензіат не викаже бажання придбати ліцензію протягом терміну опціонної угоди, вона припиняє свою дію, а якщо навпаки — сторони укладають звичайний ліцензійний договір.

Однак не тільки в цьому можна побачити зв'язок опціонно-го договору з ліцензійним. Головне полягає в тому, що в процесі проведення переговорів і визначення умов опціонного договору сторони передбачають такі умови, які є частиною умов майбутнього ліцензійного договору, або визначають низку найважливіших положень цього договору. У практиці зустрічаються і такі опціонні договори, у яких повністю визначаються основні умови майбутнього ліцензійного договору.

Отже, опціонний договір можна розглядати як перший, попередній етап реалізації ліцензії, після якого (залежно від рішення ліцензіата) може настати другий етап — укладення ліцензійного договору.

Опціонним договорам властиві й свої специфічні особливості, зумовлені характером і цілями цих договорів.

До таких умов, насамперед, слід віднести час дії опціонного договору. Він надається ліцензіаром потенційному ліцензіату, як уже вказувалося, для вивчення об'єкта ліцензії і ухвалення рішення про придбання ліцензії на його використання. На практиці термін дії договору коливається від 12-ти до 30-ти місяців. У кожному окремому випадку він залежить від характеру і складності об'єкта ліцензії.

У деяких договорах передбачається право ліцензіата продовжити цей термін. Така умова супроводжується двома застереженнями. По-перше, це прохання має надійти від ліцензіата у визначений час, але, здебільшого, не пізніше 1-го місяця до закінчення терміну опціонного договору.

По-друге, можливе застереження, яке зобов'язує ліцензіата виплатити додаткову винагороду за таке продовження договору, оскільки збільшення терміну опціонного договору розширює його права.

Наданий опціон, як правило, обмежено територією однієї країни або групи країн, де майбутній ліцензіат має намір дістати виключні права на використання об'єкта ліцензії. Тому в договорах підкреслюється винятковий характер самого опціону і перераховуються країни, на територію яких він поширюється.

Одна із суттєвих особливостей опціонного договору — його відплатний характер. Зазначене вище право вибору і відповідне до нього обмеження права ліцензіара на час опціонного договору щодо продажу ліцензій іншим підприємствам немовби компенсуються тією винагородою, яку ліцензіат виплачує за домовленістю. Розмір винагороди в кожному окремому випадку визначається сторонами. Він залежить як від значущості об'єкта, так і від вартості переданих покупцю технічної документації, обладнання і матеріалів.

Правова природа винагороди за наданий опціон досить своєрідна і найближча до застави — одного з традиційних способів забезпечення зобов'язань. Якщо по закінченні терміну опціону ліцензіат відмовиться від підписання ліцензійного договору, він втрачає право на виплачені суми, які не підлягають поверненню і залишаються у продавця. Якщо після закінчення терміну опціону сторони укладають ліцензійний договір, здійснений ліцензіатом платіж за опціон, як правило, зараховується як первинний внесок, який належить виплатити за ліцензійним договором. Слід зазначити, що такий платіж може підлягати поверненню ліцензіату у разі відмови ліцензіара укласти ліцензійний договір. Водночас не виключаються випадки, коли за домовленістю сторін і за негативних результатів випробування об'єкта ліцензії укладення ліцензійного договору не відбувається, проте виплачена за опціоном винагорода ліцензіату не повертається.

Отже, невиконання однією зі сторін прийнятих зобов'язань з укладення ліцензійного договору спричиняє для кожної з них втрату, відповідно, виплаченої або отриманої суми опціонної винагороди.

В опціонних договорах не завжди знаходить висвітлення питання про долю виплаченої за опціон винагороди. Це характерно для тих випадків, коли одна зі сторін прямо не відмовляється від підписання ліцензійного договору, але своїми діями в процесі переговорів робить неможливим укладення такого договору. До таких дій можна, скажімо, зачислити вимоги включити до ліцензійного договору які-небудь умови, неприйнятні для іншої сторони, або вимоги, що суперечать прийнятим у ліцензійній практиці. Подібна ситуація є цілком реальною, надто, якщо опціонний договір містить лише деякі принципові положення майбутнього ліцензійного договору. З огляду на це варто докладніше домовлятися про умови в опціонному договорі або в спеціальному протоколі про результати переговорів.

На наш погляд, найбільш надійною формою захисту інтересів ліцензіара в таких випадках є долучення до опціонного договору переліку основних умов можливого ліцензійного договору.

При цьому важливо зберегти можливість згодом (при укладанні ліцензійного договору) вносити зміни до окремих умов: наприклад, може з'явиться необхідність змінити розмір обумовленої вартості ліцензії через обставини, що змінилися.

Один з основних обов'язків ліцензіара — передача покупцю вичерпної інформації і технічної документації, що стосуються об'єкта ліцензії. Зазвичай, передовсім передаються матеріали, які розкривають техніко-економічні показники об'єкта ліцензії.

У додатку до опціонного договору, як це заведено і для ліцензійних договорів, міститься детальний перелік технічної документації, яку має бути надано ліцензіату. Крім того, покупцю передаються зразки препаратів, установок для їхнього виготовлення, матеріалів тощо для проведення випробувань і оцінки переваг об'єкта ліцензії.

З метою найбільш повного ознайомлення ліцензіата з перевагами об'єкта запропонованої ліцензії йому надається можливість ознайомитися з роботою установки або технологічним процесом у промислових умовах.

Варто підкреслити ще одну дуже важливу обставину. Попри необхідність якнайвичерпніше ознайомити ліцензіата з об'єктом майбутньої ліцензії, потрібно передавати таку інформацію, яка міститься, наприклад, в описах до патентів або в інших відкритих матеріалах. Ця інформація не повинна розкривати секретів виробництва.

Дуже суттєвими для характеристики опціонного договору є умови, які зобов'язують ліцензіата забезпечити конфіденційність інформації і зразків об'єктів ліцензії, одержаних від ліцензіара. При цьому ліцензіат зобов'язується не розголошувати третім особам отриману інформацію не лише в період дії опціонного договору, але і в подальшому, навіть якщо ліцензійного договору не буде укладено.

Деякі опціонні угоди містять застереження про те, що порушення ліцензіатом зобов'язань стосовно забезпечення конфіденційності отриманих інформації і документації спричиняє необхідність компенсувати згаяну вигоду та завдані збитки.

Поряд з цим у багатьох угодах передбачається ще й обов'язок ліцензіата не розголошувати результатів випробувань і досліджень об'єкта ліцензії, які стали підставою для відмови від підписання ліцензійного договору. Це особливо важливо для ліцензіара у тому разі, якщо він веде або має намір вести переговори про продаж ліцензії з іншими підприємствами. Крім того, якщо опціонний договір не буде трансформовано в ліцензійний, всі отримані матеріали і технічна документація підлягають поверненню ліцензіару.

Інакше вирішується питання щодо зразків обладнання, переданих за опціонним договором ліцензіату. Оскільки він оплачує обладнання, воно, як правило, стає його власністю, незважаючи на відмову укласти ліцензійний договір.

Слід одначе пам'ятати, що в договорах обумовлюється право ліцензіата використовувати це обладнання тільки для власних потреб. Йому забороняється копіювання або створення об'єктів, які працюють за аналогічним принципом. Зразки обладнання можуть бути також переданими ліцензіату на умовах їхнього повернення у разі, якщо ліцензійний договір не буде укладено.

За своїм характером опціонний договір — один з різновидів зовнішньоторговельної операції. Його оформлення здійснюється відповідно до встановлених правил укладання таких договорів і не відрізняється від оформлення ліцензійних договорів. Аналогічно зважуються при цьому суперечливі питання, які можуть виникнути між сторонами під час дії опціонного договору.

Як правило, в договорі передбачається обов'язок сторін вирішувати можливі розбіжності і суперечки шляхом взаємних переговорів.

Короткий аналіз найважливіших умов опціонних договорів дає змогу зробити деякі висновки про значення цієї форми обміну науково-технічними досягненнями для підвищення ефективності ліцензійної торгівлі.

Уявляється, що опціонні договори створюють низку важливих переваг для обох сторін. Насамперед, підписання таких договорів поєднує сторони певними зобов'язаннями, що робить їхні контакти більш тісними. Сам факт підписання опціонного договору свідчить про серйозність намірів ліцензіата щодо придбання ліцензії.